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职务发明创造的发明人、设计人奖酬纠纷若干问题探讨
来源:律政之子公众号作者:李长宝时间:23-02-10
根据现行法律规定,职务发明创造的发明人、设计人享有获取“一奖两酬”的权利。
所谓“一奖”,是指被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定奖励的方式和数额的,应当自专利权公告之日起3个月内发给发明人或者设计人奖金。一项发明专利的奖金最低不少于3000元;一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于1000元。
所谓“两酬”,是指被授予专利权的单位“自行实施”及“许可实施”两种不同情形下而应给予发明人、设计人报酬。具体为,在专利权有效期限内,单位在实施职务发明创造专利后,每年应当从实施该项发明或者实用新型专利的营业利润中提取不低于2%或者从实施该项外观设计专利的营业利润中提取不低于0.2%,作为报酬给予发明人或者设计人,或者参照上述比例,给予发明人或者设计人一次性报酬;以及,被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的,应当从收取的使用费中提取不低于10%,作为报酬给予发明人或者设计人。
一、诉讼时效问题
职务专利发明人、设计人追索奖励、报酬系债权请求权,从诉的分类而言归属于给付之诉,因此发明人、设计人提起此类诉讼应满足诉讼时效的要求,否则,如被告单位以诉讼时效抗辩,则原告诉请将不被支持。而诉讼时效问题的核心是诉讼时效的起算点,以下针对“一奖”、“两酬”分述之。
1. “奖励纠纷”诉讼时效起算点
1) 如果授予专利权的单位通过劳动合同、知识产权归属协议或其他方式与发明人、设计人约定,或者通过依法制定的规章制度规定了奖励的发放时间,则应以此时间届满之日作为诉讼时效起算日;
2) 如果无前述明确约定,则应当自专利权公告之日起3个月内发给发明人或者设计人奖金,也即,时效起算日应为该专利公告日次日起算。
对于此问题的理解与认识,司法实务中有一种观点,认为“原、被告之间存在劳动关系,这种具有依附性质的法律关系,导致原告通过诉讼形式向公司主张权利会存在顾虑,而通过其他方式向公司主张权利在形式上通常比较简单难以举证,基于此,在时效认定方面应充分考虑到这种特殊性,不能简单按照权利公告的时间起算。而且单位对职务发明奖励本就应主动发放,至发明人离职前仍未实际支付的,以离职之日作为诉讼时效的起算点较为合理”(福建省福州市中级人民法院(2018)闽01民初1056号民事判决),但是,该案在二审中,福建省高级人民法院虽然仍驳回了上诉人单位的诉讼时效抗辩理由,其说理部分却并非强调“原、被告在争议发生时双方存在的劳动合同的依附关系”,而是“结合本案双方当事人提交的证据以及张国忠提起本案诉讼等情况来看”作出了驳回该上诉理由的判决((2019)闽民终864号判决书)。除此案外,笔者检索到的更多相关案例仍然是持此类纠纷的诉讼时效应从专利授权公告日3个月届满起算((四川省高级人民法院(2015)川知民终字第89号民事判决书;广东省高级人民法院(2017)粤民终2273号判决书等)。
根据上述,笔者认为,诉讼时效制度的设立功能旨在于督促债权人及时行使债权,维护社会、经济制度的稳定及交易安全,保护民、商事行为主体对经济风险的合理预期,其自身具备严格的法律强制性,而且,作为诉讼时效制度的有机组成部分,法律还规定了时效中断、中止,目的即在于赋予诉讼时效制度张力,已兼顾了债权人诉讼利益的保护,因此,司法实务中不宜由法官在个案中自由裁量以弱化制度刚性,因此,此类发明人、设计人奖励纠纷的诉讼时效起算仍应严格以专利授权公告日3个月次日起算。
2. “报酬纠纷”诉讼时效起算点
1) 如果授予专利权的单位通过劳动合同、知识产权归属协议或其他方式与发明人、设计人约定,或者通过依法制定的规章制度规定了报酬的发放时间,则应以此时间届满之日作为诉讼时效起算日;
2) 如果对报酬的发放时间无约定,则适用法定期限,分别为:
A、 对于自行实施的,应从单位自行实施专利的任一实施年的年终起算该年应支付的报酬;如自行实施持续多年的,则应以上述方式分别计算各年的报酬主张之诉讼时效起算点。
B、 对于许可他人实施的,应根据许可协议约定的许可费的计费方式不同而决定诉讼时效的起算日期。一般地,专利实施许可费的支付方式可以采取一次总算、一次总付或者一次总算、分期支付,也可以采取提成支付的方式,由于发明人、设计人报酬的获取应以单位“收取的使用费”为计算依据与前提,此处的“收取的使用费”应理解为“业已实现的利益,而不包括期待利益”,因此,主张报酬权的诉讼时效应从单位收到各期使用费后起算。
二、诉讼合并问题
实践中存在原告是多个职务发明创造的发明人或设计人的情况,那么,原告是否有权在一个案件中就多个职务发明创造主张奖励、报酬呢?
在此类案件中,原、被告往往相同,甚至涉及的多个职务发明创造可能只是一个设备的不同零部件、外观设计,那么在此种情况下,法院是否可作为一案立案并审理呢?笔者认为,此种案件宜分别立案,合并审理,分别判决。
一般地,一个案件审理一个诉讼标的。诉讼标的是双方当事人之间争议并请求法院做出裁判的民事法律关系。如果存在多个当事人、多个诉讼标的,到底能否一案审理,还是分别立案、合并审理往往要结合案件的具体情况以及我国诉讼法关于共同诉讼的规定予以确定,无论如何,不能“为了合并而合并”,而是要落脚于合并后是否体现或彰显了案件合并的功能,也即,是否便利当事人诉讼、是否节省司法资源、符合诉讼经济的原则,以及是否有助于防止裁判的矛盾和抵触。
在此类案件中,虽然原、被告一致,其诉讼标的又是同一种类,但是,无论是奖励权、还是报酬权的主张均高度依赖于涉案专利的授权与持续有效,在此类案件中,不同专利授权日期往往并不相同,诉讼时效的起算点不同,专利实施的方式、许可费的计算方式、收入获取的时间也不同,更为重要的,在此类案件中往往会伴随当事人对专利有效性的抗辩,因此,如果将针对多个专利置于同一案件立案、审理并下判往往与案件合并的程序功能实现相悖,因此,笔者认为此类案件仍应分别立案。司法实务中虽也存在将原、被告相同的涉及多个专利的发明人、设计人奖励、报酬纠纷一案审理、一案判决的情况,如(2019)闽民终864号案件,在此案中审理了外观设计专利三项,实用新型专利七项,发明专利一项,但研读其判决书,因为案涉众多专利,导致其在事实描述,特别是在判决说理时往往顾此失彼,力有不逮,这也是导致当事人不服提起上诉的重要原因之一。事实证明,此种一案处理的操作实践效果并不理想。
但是,考虑到此等案件具备明显的事实牵连性,特别是在计算应付报酬时,针对多个不同专利技术在最终产品中的技术贡献度、营收比例等问题要将各专利结合在一起考察,甚至需要寻求第三方专业机构的鉴定、评估,且各个不同诉讼标的中涉及的部分基本涉案事实相同,如劳动关系确立、存续、是否存在知识产权奖励、报酬的约定或相关规章制度等,因此,将分别立案的多个诉予以合并审理则可充分体现案件合并的功能优势。
三、专利权被宣告无效对原告诉讼主张的影响
专利权的终止,是指专利权的法律效力因保护期满或期限届满前基于法律规定的事由而归于消灭。前者称为专利权的自然终止,后者是因为法律规定的事由而终止。一般来说,专利权终止的原因主要有五种:专利权期限届满;专利权人没有按照规定缴纳年费;专利权人以书面声明放弃其专利权;专利权因无人继承而终止;专利权被宣告无效。
在发明人、设计人奖励、报酬纠纷中,由于原告是针对专利已授权且存在被告单位自行实施、许可他人实施并获取利益的行为而提起诉讼,而专利权期限届满、未缴纳年费而导致终止、主动声明放弃专利权、专利权因无人继承而终止等情形导致的专利权失权效力均无法溯及既往,因此,一般不会对原告的诉请产生影响,但是,根据专利法第四十七条,宣告无效的专利权视为自始即不存在,在诉讼过程中,专利权人,也即被告单位,以自己或第三人名义宣告专利权无效却可成为被告单位在此类诉讼中“釜底抽薪”、“同归于尽”的终极抗辩手段。
对此问题的讨论集中于对专利法第四十七条如下规定的理解与适用:
专利法第四十七条 宣告无效的专利权视为自始即不存在。
宣告专利权无效的决定,对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书,已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定,以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同,不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。
依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费,明显违反公平原则的,应当全部或者部分返还。
(一)司法实践操作
吴梅与四川瑞能硅材料有限公司职务技术成果完成人奖励、报酬纠纷案件具备一定的指导意义。
此案一审法院成都市中级人民法院判决认为,首先,被控设备所承载的涉案专利技术已于专利无效之前已实际得到实施,由此产生的经济效益应依法分配给吴梅;其次,虽然《中华人民共和国专利法》第四十七条第一款规定“宣告无效的专利权视为自始即不存在”,但其第二款进一步规定上述条款对已经得到执行、履行的专利侵权判决、专利实施许可合同等不具有追溯力。可以看出,法律的上述规定,一方面明确了专利权一旦无效便自始无效的基本原则;另一方面更强调:由于专利权被授予后,专利便始终处于被他人申请宣告无效的风险中,因此,在上述语境下,若对无效前已经实施专利的客观事实不予尊重,仅凭事后的无效便肆意加以否定,将极不利于专利交易正常秩序的维护,也将打击发明创造者的积极性。另外,本案证据显示,涉案专利的无效宣告程序发生于吴梅与瑞能公司产生纠纷的过程中。瑞能公司作为权利人,其在无效宣告程序中既不提交意见陈述,也不参加口头审理,最终导致涉案专利被部分无效,其怠于护权的行为难言善意。因此综合上述分析,本院认为,在涉案专利无效前已经被实施的情况下,瑞能公司应依法向作为发明人的吴梅支付专利无效前的使用报酬。
但该案的二审法院四川省高级人民法院以及再审法院最高人民法院(【(2020)最高法民申421号】)却持不同意见,即认为根据专利法实施细则第七十八条的规定,在专利权有效期限内,实施发明创造专利后,可以依据约定或法定比例给予发明人报酬。而专利法第四十七条的规定,诉争专利被部分无效后,除该条二项规定的情形外,均有溯及力。本案中,并不存在专利法第四十七条规定的例外情形,涉案专利被宣告部分无效应视为自始无效,即使瑞能公司实施了该部分涉案专利,但吴梅主张职务发明报酬时涉案专利已经无效了,二审法院认定因涉案专利自始无效,吴梅已经丧失请求权基础并无不当。
(二)对专利法第四十七条的理解
专利法第四十七条是对专利无效的效力后果以及基于社会、经济生活稳定性并兼顾公开原则而对专利无效溯及力的规定。具体而言:
1.专利一旦被宣告无效,其产生自始无效的法律后果;
2.虽有前项规定,但为保证在先已履行或执行的司法裁判或建立的法律关系的稳定性以及当事人的合理期待利益,对于宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书,已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定,以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同,不具有追溯力。但是,要特别注意,以上罗列的几种情形均受“已履行或已执行”的条件限制,而对于未履行或未执行部分的权利、义务,显然应不再执行或履行;
3.出于平衡各方利益,遵循公平原则,对于存在下列情形的,专利权人对于专利无效前已取得之利益应予返还,或者利害关系人可以主张全部或部分赔偿:
1)对于依法确定专利无效无溯及力的情形,如果系因专利权人的恶意给他人造成的损失的,应当给予赔偿;
2)不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费,明显违反公平原则的,应当全部或者部分返还。
(三)在发明人、设计人奖励、报酬纠纷中专利无效抗辩的后果分析
基于上述司法实务以及对专利法第四十七条的理解,笔者认为对于被告单位在此等案件审理过程中自行无效涉案专利,或者采取以第三人名义提出无效申请而自己怠于答辩、提起行政诉讼等致专利无效的行为,发明人、设计人应综合全案,正确主张自己权利,以求获得法院支持。具体为:
1.原则上,涉案专利一旦被无效,其具备溯及既往、自始无效的法律效力,因此,发明人、设计人直接主张奖励、报酬请求权应无法获得法院支持。
此观点主要是基于如下理念:涉及专利权的放弃、终止、无效纠纷的处理是专利权人对其知识产权所享有的处分权问题,发明人、设计人对该专利所享有的权利仅限于法律规定的奖励、报酬请求权,除非双方另有约定,否则,发明人、设计人无权就专利权的处分向专利人提出任何要求和施加任何干预与影响;进而言之,发明人、设计人的奖励、报酬请求权是以专利权被授权以及实施获利为请求权的基础事实的,如果专利权自始无效,其奖励、报酬请求权的事实基础即已丧失,且自始丧失。
2.特殊情况下,发明人、设计人可尝试基于不当得利之债主张债权请求权。
基于前述认识,似乎也很难把被告单位自行或指使第三人对涉案专利无效的行为视为“恶意”,因为,如果承认专利权人有权采取措施处分自已的专利权,其处分专利权的行为就是合法的、应受法律保护的,在此背景下,根本就不具备评价专利人处分专利权的主观状态的基础。但是,如果存在如下情形,笔者认为原告可作为主张不当得利债权请求权的基础:
- 如果被告单位自行实施了涉案专利;
- 如果被告单位是以许可他人实施的方式实施涉案专利,且相关实施许可合同并未约定被实施的专利无效后许可人应全额返还许可费的,其结果意味着虽然涉案专利被宣告无效,但被告单位已收取的许可费用无需返还给被许可人,从而成为被告单位基于专利有效期间实际获取的现实利益;
在上述两种情形下,笔者认为法律虽然支持专利人对自有知识产权的独立处分权利,但同时,基于专利法第四十七所体现出的民法一以贯之的公平原则以及对自由处分权利的限制要求,即不得不当损害合法权利人的权益,职务专利发明人、设计人虽丧失了专利法项下发明人、设计人奖励、报酬请求权,但由于被告单位实际因专利权有效期间所获得的现实利益,应享有其他债权请求权。根据债法的一般原理以及我国现行法律规定,债可分为合同之债、侵权之债、不当得利之债与无因管理之债,由于被告单位所获取之专利实施利益包含依法应给予发明人、设计人的奖励、报酬,此利益不应因为涉案专利无效而为被告单位获取,否则,其实质是对发明人、设计人应享有之民事权益的损害,被告单位获此利益实属不当得利,因此,发明人、设计人有权主张不当得利请求权,法院应参照发明人、设计人奖励、报酬的法定支付标准予以核算并支持。